Разработка и регистрация договоров в сфере интеллектуальной собственности

В современном бизнесе объекты интеллектуальной собственности часто являются не менее ценными, чем материальные активы. Торговые марки, авторские права, компьютерные программы, промышленные образцы, изобретения, полезные модели, базы данных, дизайн, контент, технологии и коммерческие обозначения могут формировать рыночную стоимость компании, ее конкурентное преимущество и инвестиционную привлекательность.

Чтобы такие активы действительно работали для бизнеса, их необходимо не только создать или зарегистрировать, но и правильно оформить права на них. Именно для этого используются договоры в сфере интеллектуальной собственности.

Юридическая компания VINCO’S разрабатывает, анализирует и сопровождает заключение договоров в сфере интеллектуальной собственности для авторов, IT-компаний, производителей, брендов, стартапов, инвесторов, франчайзеров, правообладателей и бизнесов, которые используют или коммерциализируют результаты творческой и инновационной деятельности.

Интеллектуальная собственность имеет свою специфику. Не всегда достаточно просто указать в договоре, что права “передаются” или что заказчик “получает результат работы”. Если предмет, объем прав, способы использования, территория, срок, вознаграждение или гарантии сторон сформулированы нечетко, это может привести к спорам, потере контроля над объектом или невозможности доказать принадлежность имущественных прав.

На практике проблемы часто возникают тогда, когда компания использует логотип, сайт, программный код, дизайн, фотографии, видео, тексты или другой контент, но не имеет надлежащим образом оформленных прав от автора, подрядчика, работника или контрагента.

Правильно подготовленный договор позволяет определить, кому принадлежат имущественные права, кто и как может использовать объект, допускается ли передача прав третьим лицам, предусмотрено ли вознаграждение, какие гарантии предоставляет правообладатель и какие последствия наступают при нарушении условий договора.

Команда VINCO’S готовит различные виды договоров о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности, в частности:

• договоры о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности;
• лицензионные договоры;
• договоры о предоставлении исключительной, единичной или неисключительной лицензии;
• сублицензионные договоры;
• договоры о создании по заказу и использовании объекта интеллектуальной собственности;
• авторские договоры;
• договоры с дизайнерами, фотографами, копирайтерами, разработчиками и другими авторами;
• договоры о создании и использовании компьютерных программ, сайтов, баз данных и цифрового контента;
• договоры об использовании торговой марки;
• договоры коммерческой концессии / франчайзинга;
• договоры о передаче прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец;
• договоры о совместном владении или совместном использовании объекта ИС;
• NDA и договоры о конфиденциальности для защиты идей, технологий, ноу-хау и коммерческой информации.

Авторский договор — это договор, который регулирует создание, использование или передачу имущественных прав на произведение. Такой договор может заключаться в отношении текстов, музыкальных произведений, фотографий, иллюстраций, дизайна, видео, компьютерных программ, баз данных, архитектурных произведений, аудиовизуальных произведений и других объектов авторского права.

Важно различать личные неимущественные права автора и имущественные права. Личные неимущественные права, как правило, остаются за автором. Имущественные права могут передаваться или предоставляться в пользование другому лицу на условиях, определенных договором.

В договоре необходимо четко определить, какие именно права передаются или предоставляются, для каких способов использования, на какой территории, на какой срок, за какое вознаграждение и с какими ограничениями.

Лицензионный договор используется тогда, когда правообладатель не передает права полностью, а предоставляет другому лицу разрешение на использование объекта интеллектуальной собственности на определенных условиях.

Такой договор может касаться торговой марки, произведения, компьютерной программы, промышленного образца, изобретения, полезной модели, базы данных или другого объекта ИС.

В зависимости от условий стороны могут предусмотреть:

• исключительную лицензию — когда право использования предоставляется только одному лицензиату, а лицензиар не может использовать объект в соответствующей сфере и выдавать другие лицензии;
• единичную лицензию — когда лицензия выдается одному лицензиату, но лицензиар сохраняет право самостоятельно использовать объект;
• неисключительную лицензию — когда лицензиар может использовать объект самостоятельно и предоставлять лицензии другим лицам;
• сублицензию — когда лицензиат с согласия лицензиара передает право использования объекта третьему лицу.

Договор о передаче исключительных имущественных прав используется тогда, когда правообладатель передает другому лицу имущественные права на объект интеллектуальной собственности полностью или частично.

После передачи таких прав приобретатель может самостоятельно использовать объект, разрешать или запрещать его использование другим лицам, заключать лицензионные договоры, коммерциализировать объект и защищать права в случае нарушения.

Для такого договора особенно важно четко определить:

• какой именно объект передается;
• передаются ли все имущественные права или только их часть;
• момент перехода прав;
• территорию действия прав;
• срок передачи прав, если передача не является бессрочной;
• размер и порядок выплаты вознаграждения;
• гарантии правообладателя относительно принадлежности прав;
• ответственность в случае претензий третьих лиц.

Отдельное внимание следует уделять договорам, по которым объект интеллектуальной собственности создается по заказу. Это может быть дизайн, сайт, программное обеспечение, брендбук, фото- или видеоконтент, архитектурный проект, текст, база данных, рекламные материалы или другой результат творческой либо технической работы.

В таких договорах недостаточно описать только техническое задание и оплату. Нужно отдельно определить, кому будут принадлежать имущественные права на созданный объект, с какого момента они переходят, имеет ли автор право использовать работу в портфолио, может ли заказчик изменять, адаптировать или передавать объект третьим лицам.

В зависимости от вида объекта и модели сотрудничества договор в сфере интеллектуальной собственности должен четко регулировать:

• стороны договора и их полномочия;
• точное описание объекта интеллектуальной собственности;
• подтверждение принадлежности прав правообладателю;
• перечень имущественных прав, которые передаются или предоставляются в пользование;
• способы использования объекта;
• территорию использования;
• срок действия договора и срок использования прав;
• вознаграждение, роялти, паушальный или комбинированный платеж;
• порядок отчетности и контроля использования объекта;
• возможность или запрет сублицензирования либо передачи прав третьим лицам;
• конфиденциальность и защиту коммерческой информации;
• гарантии сторон;
• ответственность за нарушение прав третьих лиц;
• порядок изменения, прекращения и расторжения договора;
• последствия прекращения договора.

Договоры в сфере интеллектуальной собственности должны учитывать конкретный объект, бизнес-модель, способ монетизации, риски сторон и будущее использование результата. Шаблонный документ часто не соответствует реальным договоренностям и может создать больше рисков, чем защиты.

Например, если в договоре с разработчиком не определить порядок перехода имущественных прав на программный код, в будущем компания может столкнуться с проблемами при продаже продукта, привлечении инвестиций или передаче прав клиенту. Если в договоре с дизайнером не урегулировать права на логотип, могут возникнуть сложности с регистрацией торговой марки. Если лицензионный договор не содержит четких ограничений, лицензиат может использовать объект шире, чем планировал правообладатель.

Для некоторых договоров в сфере интеллектуальной собственности может быть целесообразной или необходимой регистрация либо внесение сведений в соответствующие государственные реестры. Это зависит от вида объекта, характера договора и цели сторон.

В частности, договоры, касающиеся имущественных прав на произведение, могут быть зарегистрированы в установленном порядке. Сведения о передаче прав или предоставлении лицензии на отдельные объекты промышленной собственности также могут вноситься в соответствующие реестры в случаях, предусмотренных законодательством.

Регистрация или внесение сведений в реестр может помочь подтвердить факт заключения договора, дату, стороны, объем переданных прав и усилить доказательную базу в случае спора.

Юридическая компания VINCO’S предоставляет комплексное сопровождение договоров в сфере интеллектуальной собственности.

Мы можем помочь с:

• анализом существующей модели сотрудничества и рисков;
• определением, какой именно договор нужен в конкретной ситуации;
• подготовкой авторского, лицензионного или другого договора в сфере ИС;
• разработкой договоров для IT, дизайна, рекламы, производства, франчайзинга и креативных индустрий;
• проверкой договоров, предложенных контрагентами;
• подготовкой договоров о передаче имущественных прав;
• подготовкой договоров о создании объектов ИС по заказу;
• разработкой NDA и положений о конфиденциальности;
• сопровождением переговоров с контрагентами;
• регистрацией договоров или внесением сведений в соответствующие реестры при необходимости;
• защитой прав в случае нарушения условий договора.

Если ваш бизнес создает, использует, покупает, продает или передает права на объекты интеллектуальной собственности, команда VINCO’S поможет правильно оформить договорные отношения и снизить юридические риски.