Розроблення і реєстрація договорів у сфері ІВ

У сучасному бізнесі об’єкти інтелектуальної власності часто є не менш цінними, ніж матеріальні активи. Торговельні марки, авторські права, комп’ютерні програми, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, бази даних, дизайн, контент, технології та комерційні позначення можуть формувати ринкову вартість компанії, її конкурентну перевагу та інвестиційну привабливість.

Щоб такі активи реально працювали для бізнесу, їх потрібно не лише створити або зареєструвати, а й правильно оформити права на них. Саме для цього використовуються договори у сфері інтелектуальної власності.

Юридична компанія VINCO’S розробляє, аналізує та супроводжує укладення договорів щодо об’єктів інтелектуальної власності для авторів, IT-компаній, виробників, брендів, стартапів, інвесторів, франчайзерів, правовласників і бізнесів, які використовують або комерціалізують результати творчої та інноваційної діяльності.

Інтелектуальна власність має свою специфіку. Не завжди достатньо просто зазначити в договорі, що права «передаються» або що замовник «отримує результат роботи». Якщо предмет, обсяг прав, способи використання, територія, строк, винагорода або гарантії сторін сформульовані нечітко, це може призвести до спорів, втрати контролю над об’єктом або неможливості довести належність майнових прав.

На практиці проблеми часто виникають тоді, коли компанія використовує логотип, сайт, програмний код, дизайн, фото, відео, тексти або інший контент, але не має належно оформлених прав від автора, підрядника, працівника чи контрагента.

Правильно підготовлений договір дозволяє визначити, кому належать майнові права, хто і як може використовувати об’єкт, чи допускається передача прав третім особам, чи передбачена винагорода, які гарантії надає правовласник і які наслідки настають у разі порушення умов договору.

Команда VINCO’S готує різні види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, зокрема:

• договори про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
• ліцензійні договори;
• договори про надання виключної, одиничної або невиключної ліцензії;
• субліцензійні договори;
• договори про створення за замовленням і використання об’єкта інтелектуальної власності;
• авторські договори;
• договори з дизайнерами, фотографами, копірайтерами, розробниками та іншими авторами;
• договори щодо створення і використання комп’ютерних програм, сайтів, баз даних і цифрового контенту;
• договори про використання торговельної марки;
• договори комерційної концесії / франчайзингу;
• договори про передання прав на винахід, корисну модель або промисловий зразок;
• договори про спільне володіння або спільне використання об’єкта ІВ;
• NDA та договори про конфіденційність для захисту ідей, технологій, ноу-хау та комерційної інформації.

Авторський договір – це договір, який регулює створення, використання або передання майнових прав на твір. Такий договір може укладатися щодо текстів, музичних творів, фотографій, ілюстрацій, дизайну, відео, комп’ютерних програм, баз даних, архітектурних творів, аудіовізуальних творів та інших об’єктів авторського права.

Важливо розрізняти особисті немайнові права автора та майнові права. Особисті немайнові права, як правило, залишаються за автором. Натомість майнові права можуть передаватися або надаватися в користування іншій особі на умовах, визначених договором.

У договорі необхідно чітко визначити, які саме права передаються або надаються, для яких способів використання, на якій території, на який строк, за яку винагороду та з якими обмеженнями.

Ліцензійний договір використовується тоді, коли правовласник не передає права повністю, а надає іншій особі дозвіл на використання об’єкта інтелектуальної власності на визначених умовах.

Такий договір може стосуватися торговельної марки, авторського твору, програмного забезпечення, промислового зразка, винаходу, корисної моделі, бази даних або іншого об’єкта ІВ.

Залежно від умов сторони можуть передбачити:

• виключну ліцензію – коли право використання надається лише одному ліцензіату, а ліцензіар не може використовувати об’єкт у відповідній сфері та видавати інші ліцензії;
• одиничну ліцензію – коли ліцензія видається одному ліцензіату, але ліцензіар зберігає право самостійно використовувати об’єкт;
• невиключну ліцензію – коли ліцензіар може використовувати об’єкт самостійно та надавати ліцензії іншим особам;
• субліцензію – коли ліцензіат за згодою ліцензіара передає право використання об’єкта третій особі.

Договір про передання виключних майнових прав використовується тоді, коли правовласник передає іншій особі майнові права на об’єкт інтелектуальної власності повністю або частково.

Після передання таких прав набувач може самостійно використовувати об’єкт, дозволяти або забороняти його використання іншим особам, укладати ліцензійні договори, комерціалізувати об’єкт і захищати права у разі порушення.

Для такого договору особливо важливо чітко визначити:

• який саме об’єкт передається;
• чи передаються всі майнові права або лише частина;
• момент переходу прав;
• територію дії прав;
• строк передання прав, якщо передання не є безстроковим;
• розмір і порядок виплати винагороди;
• гарантії правовласника щодо належності прав;
• відповідальність у разі претензій третіх осіб.

Окрему увагу слід приділяти договорам, за якими об’єкт інтелектуальної власності створюється на замовлення. Це можуть бути дизайн, сайт, програмне забезпечення, брендбук, фото- або відеоконтент, архітектурний проєкт, текст, база даних, рекламні матеріали чи інший результат творчої або технічної роботи.

У таких договорах недостатньо описати лише технічне завдання та оплату. Потрібно окремо визначити, кому належатимуть майнові права на створений об’єкт, з якого моменту вони переходять, чи має автор право використовувати роботу у портфоліо, чи може замовник змінювати, адаптувати або передавати об’єкт третім особам.

Залежно від виду об’єкта та моделі співпраці договір у сфері інтелектуальної власності має містити чіткі умови щодо:

• сторін договору та їхніх повноважень;
• точного опису об’єкта інтелектуальної власності;
• підтвердження належності прав правовласнику;
• переліку майнових прав, що передаються або надаються в користування;
• способів використання об’єкта;
• території використання;
• строку дії договору та строку використання прав;
• винагороди, роялті, паушального або комбінованого платежу;
• порядку звітності та контролю використання об’єкта;
• можливості або заборони субліцензування чи передачі прав третім особам;
• конфіденційності та захисту комерційної інформації;
• гарантій сторін;
• відповідальності за порушення прав третіх осіб;
• порядку зміни, припинення та розірвання договору;
• наслідків припинення договору.

Договори у сфері інтелектуальної власності повинні враховувати конкретний об’єкт, бізнес-модель, спосіб монетизації, ризики сторін і майбутнє використання результату. Шаблонний документ часто не відповідає реальним домовленостям і може створити більше ризиків, ніж захисту.

Наприклад, якщо в договорі з розробником не визначити порядок переходу майнових прав на програмний код, у майбутньому компанія може мати проблеми з продажем продукту, залученням інвестицій або переданням прав клієнту. Якщо в договорі з дизайнером не врегулювати права на логотип, можуть виникнути складнощі з реєстрацією торговельної марки. Якщо ліцензійний договір не містить чітких обмежень, ліцензіат може використовувати об’єкт ширше, ніж планував правовласник.

Для деяких договорів у сфері інтелектуальної власності може бути доцільним або необхідним внесення відомостей до відповідних державних реєстрів. Це залежить від виду об’єкта, характеру договору та мети сторін.

Зокрема, договори, які стосуються майнових прав на твір, можуть бути зареєстровані відповідно до встановленого порядку. Відомості щодо передання прав або надання ліцензії на окремі об’єкти промислової власності також можуть вноситися до відповідних реєстрів у випадках, передбачених законодавством.

Реєстрація або внесення відомостей до реєстру може допомогти підтвердити факт укладення договору, дату, сторін, обсяг переданих прав і посилити доказову базу у разі спору.

Юридична компанія VINCO’S надає комплексний супровід договорів у сфері інтелектуальної власності.

Ми можемо допомогти з:

• аналізом наявної моделі співпраці та ризиків;
• визначенням, який саме договір потрібен у конкретній ситуації;
• підготовкою авторського, ліцензійного або іншого договору у сфері ІВ;
• розробленням договорів для IT, дизайну, реклами, виробництва, франчайзингу та креативних індустрій;
• перевіркою договорів, запропонованих контрагентами;
• підготовкою договорів про передання майнових прав;
• підготовкою договорів про створення об’єктів ІВ за замовленням;
• розробленням NDA та положень про конфіденційність;
• супроводом переговорів із контрагентами;
• реєстрацією договорів або внесенням відомостей до відповідних реєстрів за потреби;
• захистом прав у разі порушення умов договору.

Якщо ваш бізнес створює, використовує, купує, продає або передає права на об’єкти інтелектуальної власності, команда VINCO’S допоможе правильно оформити договірні відносини та зменшити юридичні ризики.